知识产权局关于征求对《专利实施许可合同备案管理办法》（草案）的意见

为配合修改后的专利法和专利法实施细则的施行，促进专利权的运用，我局启动了《专利实施许可合同备案管理办法》的修改工作。经过反复讨论研究，形成了《专利实施许可合同备案办法（草案）》。现将该草案在国家知识产权局政府网站上予以公布，公开征求社会各界的意见。请于2010年11月26日前将您的意见和建议以电话或者电子邮件方式提交我局。

　　联系电话：010－62083014

　　Email：hanzhijie@sipo.gov.cn

　　国家知识产权局条法司
　　二〇一〇年十一月十九日

　　(稿件来源：国家知识产权局)
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专利实施许可合同备案办法（草案）

　　第一条为了切实保护专利权，规范专利实施许可行为，促进专利权的运用，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国专利法》和相关法律、法规，制定本办法。

　　第二条国家知识产权局负责全国专利实施许可合同的备案工作。

　　第三条专利实施许可的许可人应当是合法的专利权人或者其他权利人。以共有的专利权订立专利实施许可合同的，除全体共有人另有约定或者专利法另有规定的外，应当取得其他共有人的同意。

　　第四条申请备案的专利实施许可合同应当以书面形式订立。订立专利实施许可合同可以使用国家知识产权局统一制订的合同范本；采用其他合同文本的，应当符合有关法律规定。

　　第五条当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续。

　　第六条在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织办理备案手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。中国单位或者个人办理备案手续的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。

　　第七条申请专利实施许可合同备案的，当事人应当提交下列文件：（一）许可人和被许可人共同签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表；（二）专利实施许可合同；（三）双方当事人的身份证明；（四）委托专利代理机构的，注明委托权限的委托书；（五）其他必要文件。

　　第八条当事人可以通过邮寄、直接送交等方式办理专利实施许可合同备案相关手续。

　　第九条国家知识产权局收到当事人提交的专利实施许可合同备案申请文件后，应当通知申请人。

　　第十条当事人提交的专利实施许可合同应当包括以下内容：（一）当事人的姓名或者名称、地址；（二）专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日。（三）实施许可的种类、期限。

　　第十一条除身份证明外，当事人提交的其他各种文件应当使用中文。身份证明是外文的，当事人应当附送中文译文；未附送的，视为未提交。

　　第十二条国家知识产权局自收到备案申请文件之日起7个工作日内进行审查并决定是否予以备案。

　　第十三条备案申请经审查合格的，国家知识产权局应当向当事人出具《专利实施许可合同备案证明》。备案申请有下列情形之一的，不予备案，并向当事人发送《专利实施许可合同不予备案通知书》：（一）专利权已终止或者被宣告无效的；（二）许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的；（三）专利实施许可合同不符合本办法第十条规定的；（四）专利实施许可期限超过专利权有效期的；（五）共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的；（六）专利权处于年费缴纳滞纳期的；（七）因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利实施许可备案手续被暂停办理的；（八）同一专利实施许可合同重复申请备案的；（九）专利实施许可合同不涉及中国专利权的；（十）专利权被质押的，但经质权人同意的除外；（十一）与已经备案的专利实施许可合同冲突的；（十二）其他不应当予以备案的情形。

　　第十四条备案期间，国家知识产权局发现专利实施许可合同备案申请存在本办法第十三条第二款所列情形并且尚未消除的，应当撤销专利实施许可合同备案，并向当事人发出《撤销专利实施许可合同备案通知书》。

　　第十五条专利实施许可合同备案的有关内容由国家知识产权局在专利登记簿上登记，并在专利公报上公告以下内容：许可人、被许可人、主分类号、专利号、专利申请日、授权公告日、实施许可的种类及期限、备案日期。专利实施许可合同备案后变更、注销以及撤销的，国家知识产权局予以相应登记和公告。

　　第十六条国家知识产权局设立专利实施许可合同备案数据库，并允许公众查询专利实施许可合同备案的法律状态。

　　第十七条当事人延长实施许可的期限的，应当在原实施许可的期限届满前2个月内，持变更协议、备案证明和其他有关文件向国家知识产权局办理备案变更手续。变更专利实施许可合同其他内容的，参照前款规定办理。

　　第十八条专利实施许可的期限届满或者提前解除专利实施许可合同的，当事人应当在期限届满或者订立解除协议后30日内持备案证明、协议和其他有关文件向国家知识产权局办理备案注销手续。

　　第十九条经备案的专利实施许可合同涉及的专利权被宣告无效的，国家知识产权局应当通知被许可人，当事人应当及时办理备案注销手续。

　　第二十条经备案的专利实施许可合同的种类、期限、许可使用费计算方法或者数额等，可以作为管理专利工作的部门进行调解侵权纠纷赔偿数额时的参照。

　　第二十一条当事人以专利申请实施许可合同申请备案的，参照本办法执行。专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的，不予备案。

　　第二十二条当事人以专利申请实施许可合同申请备案的，专利申请被批准授予专利权的，当事人应当及时将专利申请实施许可合同名称及有关条款变更为专利实施许可合同。专利申请被驳回或者视为撤回的，当事人应当及时办理备案注销手续。

　　第二十三条本办法由国家知识产权局负责解释。

　　第二十四条本办法自年 月 日起施行。2001年12月17日国家知识产权局局长令第十八号发布的《专实施许可合同备案管理办法》同时废止。

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关于《专利实施许可合同备案办法（草案）》的说明
　　一、修订《专利实施许可合同备案管理办法》的必要性

　　专利实施许可是专利权人实现其专利价值的主要手段之一，也是促进专利技术推广应用的重要方式。国家知识产权局于2001年12月17日颁布了《专利实施许可合同备案管理办法》（国家知识产权局局长令第十八号），并于2002年1月1日起实施。该办法对于规范专利实施许可行为、避免专利纠纷的发生、促进专利权的运用等发挥了重要作用。随着我国知识产权法律制度的不断发展和完善，尤其是第三次修订后的专利法和专利法实施细则的施行，现行办法的一些条文已经与上位法的有关规定不相符合。同时，也有必要总结专利实施许可合同备案的多年实践经验，完善和优化专利实施许可合同的备案程序，更好地为当事人提供服务。因此，有必要对《专利实施许可合同备案管理办法》进行修订。

　　二、修订的主要内容

　　（一）关于名称和立法目的

　　草案建议将本办法的名称由“专利实施许可合同备案管理办法”改为“专利实施许可合同备案办法”。因为从专利实施许可合同备案工作的具体内容来看，我局主要工作是就专利实施许可合同的相关情况进行备案登记。这一修改也体现了政府职能转变的要求。

　　现行办法规定的立法目的是“为切实保护专利权，规范交易行为，促进专利实施”。我们认为，“交易行为”一词过于宽泛，不仅包括专利实施许可行为，还包括专利权转让行为、专利权质押行为等。因此草案建议将现行办法中的“交易行为”修改为“专利实施许可行为”。另外，《国家知识产权战略纲要》提出要“大力提升知识产权创造、运用、保护和管理能力”，专利实施许可属于专利权运用的环节，因此草案建议将“促进专利实施”修改为“促进专利权的运用”。（第一条）

　　（二）关于当事人的称谓以及专利申请实施许可合同备案

　　由于合同法将专利实施许可合同归类为“技术转让合同”，因此，这类合同双方当事人在合同法中被称为技术转让的“让与人”与“受让人”。虽然专利实施许可从广义上讲可以理解为使用权的转移，但本办法只是针对专利实施许可合同，不包括专利权转让合同，因此双方当事人分别称为“许可人”和“被许可人”更为准确。

　　《专利法实施细则》第十四条只是规定专利实施许可合同应当向国家知识产权局备案，并没有对专利申请实施许可合同作出强制性规定。现行办法将专利实施许可合同和专利申请实施许可合同同等对待，要求都应当进行备案，与上位法规定不一致。但考虑到现实中，许多专利申请实施许可合同的当事人在签订合同后，希望其合同能在国家知识产权局备案。因此，草案建议增加一条参照规定，即“当事人以专利申请实施许可合同申请备案的，参照本办法办理执行。专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的，不予备案”。（第二十一条）。同时，为了条文简化起见，草案删除了在备案申请、审查等环节关于以专利申请实施许可合同申请备案的规定。实际操作中，有关部门可以参照专利实施许可合同备案的规定处理。

　　此外，现行办法将专利实施许可合同称之为“专利合同”这一简称过于宽泛，容易引起误解，因为专利实施许可合同、专利权转让合同、专利权质押合同等都属于专利合同。考虑到《专利法实施细则》第十四条明确限于“专利实施许可合同”，因此，草案建议将“专利合同”修改为“专利实施许可合同”。

　　（三）关于依照修改后的专利法及实施细则而进行的修改

　　现行办法规定：一项专利或专利申请有两个以上的共同专利权人或者专利申请人的，让与人应当为全体专利权人或专利申请人。修改后的专利法第十五条第一款规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利”。因此在当事人无约定的情形下，共有人可以不经其他共有人同意颁发普通实施许可。因此，草案建议规定：“以共有的专利权订立专利实施许可合同的，除当事人另有约定或者专利法另有规定的外的外，应当取得全体共有人的同意”，同时草案将“未经共同专利权人同意，其中一方擅自与他人订立专利合同的”不予备案的规定修改为“共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的”的规定。（第三条、第十三条）

　　关于是否需要委托代理机构的问题，草案也根据修改后的专利法第十九条作了调整。（第六条）

　　（四）关于备案申请程序、文件、要求等的修改

　　草案进一步明确和完善了当事人申请备案的有关程序。草案规定，当事人可以通过邮寄、直接送交等方式办理专利实施许可合同备案相关手续。国家知识产权局收到当事人提交的专利实施许可合同备案申请文件后，应当通知申请人。（第八条、第九条）

　　现行办法第十条规定，“订立专利合同可以使用国家知识产权局监制的合同文本；采用其他合同文本的，应当符合有关法律规定。”草案建议将“监制的合同文本”改为“统一制订的合同范本”，更为规范。（第四条）

　　现行办法规定了备案应当提交规定的申请文件“各一式两份”，草案删除了“各一式两份”的要求。另外，草案建议增加规定，如果备案申请人是委托代理机构办理备案申请的，应当提交委托书。（第八条）

　　由于草案中未强制要求专利实施许可合同使用我局统一制订的合同范本，而我局在备案后将公布专利实施许可合同备案的有关内容，因此有必要对专利实施许可合同的必备内容作出规定。（第十条）

　　（五）关于不予备案的情形和备案后的撤销程序

　　草案增加了下列不予备案的情形：一是许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的；二是专利权处于年费缴纳滞纳期的；三是因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利实施许可合同备案手续被暂停办理的；四是专利实施许可合同缺乏必要内容的；五是专利实施许可合同不涉及中国专利权的；六是专利权被质押的，但经质权人同意的除外；七是与已经备案的专利实施许可合同冲突的。

　　上述规定，前三项在操作中一直作为现行办法中规定的“其他不符合法律规定的情形”处理。增加第四项是因为草案第十条新增了专利实施许可合同的必备内容，需要与之对应。增加第五项是因为现实中有当事人以许可实施外国专利权的合同申请备案，该技术方案并未在中国获得专利权，在中国不应称为专利，不应对此合同予以备案，否则会误导公众。增加第六项是根据物权法的有关规定（专利权质押期间，未经质权人同意专利权人不得许可他人实施其专利）。增加第七项是因为专利实施许可的种类分为独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可，如果在后的实施许可种类与已经备案的实施许可的种类相冲突，也属于不予备案的情形。例如，专利权人已经签订独占实施许可合同并在我局备案，如果又与他人签订普通实施许可合同并到我局申请备案，我局对在后的普通实施许可合同应当不予备案。（第十三条）

　　草案增加了备案后的撤销程序，此规定主要针对备案申请不符合规定但已经予以备案的情况。根据该规定，备案期间，国家知识产权局发现专利实施许可合同备案申请存在本办法第十三条第二款所列情形并且尚未消除的，应当撤销专利实施许可合同备案，并向当事人发出《专利实施许可合同撤销备案通知书》。（第十四条）

　　（六）关于其他修改

　　草案根据专利审查指南关于公告的规定修改了现行办法规定的应当在专利公报上公告的内容，并增加了 “实施许可的期限”的公告内容。（第十五条）

　　现行办法第七条规定：“当事人凭专利实施许可合同备案证明办理外汇、海关知识产权备案等相关手续。”但是，依据最近修改的《海关知识产权保护条例》第二章的有关规定，海关的知识产权备案并不以专利实施许可合同在国家知识产权局备案为前提。因此，草案删除了有关海关知识产权备案的规定。此外， 2009年外汇管理局曾就调整服务贸易外汇管理政策来函征求意见；拟放松对用汇的管制，不再要求当事人凭《专利实施许可合同备案证明》等文件办理外汇相关手续。因此草案删除第七条。

　　草案删除现行办法中涉及司法程序的规定，即删除现行办法第六条关于备案的被许可人可以向人民法院请求诉前责令停止侵权的规定，以及现行办法第八条中备案专利合同的许可性质、范围、时间、许可使用费的数额等，可以作为人民法院确定侵权纠纷赔偿数额时参照的规定。这主要是因为，上述规定已经在司法解释中明确，草案无需再次重复；同时行政机关的部门规章也不适宜对司法程序进行规定，因此将上述规定予以删除。草案删除了备案的被许可人对专利侵权行为依照专利法规定请求地方备案管理部门处理的规定，这是因为该被许可人请求管理专利工作的部门处理时还应当符合专利法中利害关系人的规定，而此规定与是否备案无直接关系，因此予以删除。

　　同时，现行办法第二十三条规定，正在履行的专利合同发生专利权转移的，对原专利合同不发生效力。当事人另有约定的除外。该规定对合同的效力进行了规定，超出了规章的立法权限，因此草案删除了该规定。

　　除上述主要修改外，草案还对部分条款的顺序、文字进行了调整和修改。